Consultoría de Marcas y Patentes: Protege tu Innovación en España y la UE

En un entorno empresarial cada vez más competitivo, la protección de la propiedad industrial e intelectual se ha vuelto crucial. La consultoría de marcas y patentes ofrece el asesoramiento y las estrategias necesarias para salvaguardar tus activos intangibles, desde marcas y patentes hasta diseños industriales y secretos industriales.

¿Por qué Registrar una Marca en España?

Proteger tu marca es proteger el mayor activo de tu negocio. Si tus clientes y tu servicio son de ámbito local o nacional, este es el tipo de protección que te interesa.

Si eres una empresa dinámica que exporta productos o servicios, y tus clientes no son solo de ámbito nacional, debes proteger la marca en la UE.

Protección en la Unión Europea

Obtén protección directamente en los 28 países de la UE con un solo registro. La protección de la marca en la UE se efectúa ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.

No solo es importante tener la marca protegida en el lugar de fabricación del producto, sino también en el lugar de venta.

Tipos de Protección de la Propiedad Industrial

• Marcas y nombres comerciales: Son signos distintivos que protegen combinaciones gráficas y/o denominativas que ayudan a distinguir en el mercado unos productos o servicios de otros similares.
• Patentes y modelos de utilidad: Protegen invenciones consistentes en productos y procedimientos susceptibles de reproducción y/o utilización con fines industriales.
• Topografías de productos semiconductores: Protegen el esquema de trazado de las distintas capas y elementos que componen un circuito integrado, su disposición tridimensional y sus interconexiones, es decir, lo que en definitiva constituye su “topografía”.
• Diseños industriales: Protegen la apariencia externa de los productos.

Las invenciones se protegen cuando son una ventaja técnica y novedosa respecto de los productos que ya existen en el mercado.

Si la fortaleza de tu negocio está en la forma, en la creatividad, en los colores, en la ornamentación, debes proteger estas creaciones como diseño industrial.

Beneficios de Proteger un Diseño Industrial

El derecho sobre un diseño industrial protege solo el aspecto o las características estéticas de un producto, mientras que una patente protege una invención que ofrece una nueva solución técnica a un problema.

Vigilancia Activa de las Marcas

No solo es importante el registro de la marca sino mantener la vigilancia activa de las mismas en las bases de datos oficiales. La protección es el primer paso, y la vigilancia debe ser el segundo paso para mantener tu negocio 100% protegido.

No te conformes con el registro, ve un paso más allá, y vigila la marca para que tu competencia no genere productos iguales o similares a los tuyos y los registre.

A veces el ritmo comercial de una compañía no permite planificar a tiempo la salida al mercado de un producto o un servicio, para estos casos, tenemos la solución, en nuestro mercado de propiedad industrial puedes comprar tu marca registrada. ¡Ya sabes! Ahorras tiempo y ganas seguridad en el proceso de registro de la marca, no hace falta esperar la concesión de la marca.

De otro lado, si eres el titular de una marca o nombre comercial en España, a nivel internacional o marca en la Unión Europea, pero ya no la usas, no te lo pienses más y ponla a la venta, no dejes caducar la marca sin darle otra oportunidad para que un tercero la pueda usar, además del beneficio económico que tendrá la venta de la marca para ti.

Registro de Marcas: Aspectos Clave

El titular de toda Marca registrada tiene derecho a colocar, normalmente en el margen superior derecho de su Marca, el simbolo ® y con ello indica a los consumidores y público en general que se trata de una marca registrada, y en consecuencia, que es propiedad exclusiva de su titular.

Efectivamente, las Marcas se conceden por 10 años y el propietario de ella puede solicitar su renovación registral por periodos iguales de 10 años, de forma indefinida, con lo que nunca caducará mientras la renueve y la use por sí mismo o a través de terceros autorizados. De hecho, hay Marcas registradas en el siglo XIX que continúan vigentes.

Las Marcas son activos inmateriales e intangibles. Que nunca accederá a su propiedad registral, ni el consecuente derecho que nace por el registro, con lo que todo el esfuerzo para darla a conocer, para prestigiarla, sería estéril, al estar en una situación muy precaria, con un riesgo grave de tener que dejar de usarla, normalmente en el momento más inoportuno.

Una marca usada sin registrar no constituye derecho.

En principio, cualquier signo distintivo, puede ser constitutivo de Marca o Nombre Comercial.

No pueden registrarse los signos que no pueden constituir marca por no ser conformes con la definición legal de este distintivo prevista en la propia ley, así como los signos que carezcan de carácter distintivo, los signos exclusivamente genéricos o descriptivos en cuanto sirven para designar el producto o servicio o cualidades o características relativas a ellos, los signos que son engañosos de las características de los productos o servicios o de su origen geográfico, los constituidos por la forma impuesta por las características técnicas de los propios productos, así como determinados signos o símbolos que reproduzcan o imiten escudos, banderas, condecoraciones, etc., esto es, existe un importante catálogo de signos, tanto denominativos como gráficos, que pueden incurrir en prohibición absoluta.

No pueden registrarse aquellas marcas que sean idénticas o parecidas a otra anterior, para distinguir productos o servicios idénticos o similares, si concurre un riesgo de confusión o asociación con ella.

Toda marca solicitada se publica en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial para que pueda oponerse a su concesión quien se considere perjudicado por esa solicitud.

La Oficina Española de Patentes y Marcas no realiza exámenes de oficio en relación con registros anteriores, aunque sí estudia, a instancia de un oponente, si la marca solicitada debe o no concederse.

Antes de solicitar el registro de una marca, y antes incluso de su creación o realización de actos preparatorios para su uso o publicitarla, es muy conveniente realizar una adecuada investigación sobre su registrabilidad.

No es suficiente obtener un listado informático o localizar marcas idénticas, sino que es preciso profundizar en la búsqueda de marcas similares que puedan resultar incompatibles con la que deseamos. En todo caso, la investigación nos dará un conocimiento importante de los posibles antecedentes, a fin de determinar la conveniencia de optar por dicho signo o bien establecer estrategias para su eventual defensa en el supuesto de que surjan conflictos con marcas previamente registradas.

Dichas investigaciones deben ser realizadas con respecto a marcas antecedentes en los territorios donde en cada caso interese extender la protección de la marc...

Alvarez Real, S.L. Agencia Oficial de la Prop.

Duración de la Protección

• El registro de una Patente o Modelo de Utilidad confiere a su titular el derecho de uso exclusivo en el mercado durante 20 años (10 años los Modelos de Utilidad), permitiéndole un monopolio en la explotación de la invención.
• El registro de un Diseño Industrial confiere a su titular el derecho de uso exclusivo en el mercado durante 25 años, permitiéndole un monopolio en la explotación del mismo.

Nombres Comerciales y Marcas

Voy a abrir un negocio y quiero ponerle un nombre. El Nombre Comercial es un signo representable gráficamente que sirve para distinguir en el mercado a una empresa o negocio de otras empresas que desarrollan sus mismas o parecidas actividades. No es obligatorio que coincida literalmente con el nombre de la razón social de su titular.

La Marca un signo representable gráficamente que va a servir para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa, de los de sus competidores.

La representación visual de ambos distintivos puede adoptar cualquier forma y por tanto pueden ser una denominación, un gráfico, un logotipo, un anagrama, o un conjunto gráfico-denominativo.

El titular de un Dominio en Internet puede utilizarlo mediante la explotación de una página web o la gestión del correo electrónico. Su reserva confiere a su titular el derecho a utilizarlo, pero no le confiere ningún derecho de uso exclusivo, por lo que es aconsejable su registro como marca, para evitar tanto la vulneración de una marca de un tercero, como que el titular de una marca le impida su uso.

Los Derechos de Propiedad Intelectual sobre una obra se dividen en derechos morales del autor irrenunciables e inalienables, como son el derecho al reconocimiento como autor o a decidir sobre su divulgación y los derechos patrimoniales o de explotación como los de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, que no podrán ser realizados sin la autorización del autor.

Marca Internacional: El Sistema de Madrid

En 1891 se adoptó en Madrid un convenio firmado inicialmente por unos pocos países denominado "Arreglo de Madrid", siendo España uno de los países fundadores. Lo firmó el 14 de abril de 1981, ratificándolo el 15 de junio de 1892.

A lo largo del siglo XX se han ido adhiriendo nuevos países, una tendencia que continúa a lo largo del presente siglo, y en 1989 se firmó un nuevo convenio que complementa el "Arreglo de Madrid", denominado Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid, comúnmente conocido como el "Protocolo", el cual y al flexibilizar las normas contenidas en el "Arreglo de Madrid", sirvió, entre otras cosas, para que se adhirieran al mismo numerosos países que recelaban de su rigidez, destacando Estados Unidos, Japón y otros muchos.

Permite que a través de un único depósito se pueda solicitar la extensión de una marca base, previamente depositada en el país o territorio de origen, en nuestro caso España, vía marca nacional, o la Unión Europea, vía Marca de la Unión Europea, con respecto a todos o parte de los países o territorios miembros, técnicamente conocidos como "partes contratantes".

Las partes contratantes para las que se solicita una Marca Internacional deben ser elegidos previamente por el solicitante. También cabe la posibilidad de designar en un momento posterior y una vez inscrita la Marca Internacional, nuevas partes contratantes (estados u organizaciones supranacionales) mediante un procedimiento denominado "designación posterior".

Esta marca que actúa de base a la Marca Internacional, debe estar al menos solicitada en el país de origen y la consolidación de la Marca Internacional queda supeditada a su concesión en el susodicho país y a mayor abundamiento, debe estar vigente durante al menos cinco años a contar desde la fecha de inscripción de la Marca Internacional.

La solicitud ha de presentarse ante la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) con sede en Ginebra. Sin embargo, este primer depósito no lo puede hacer el titular directamente ante la OMPI, sino que la solicitud se canaliza a través de la Oficina de patentes y marcas del país / territorio de origen, en nuestro caso, la OEPM o EUIPO, la cual y tras haber comprobado el cumplimiento de ciertas formalidades, la remite a la OMPI.

En condiciones normales, la OMPI mantendrá la misma fecha de solicitud que aquella otorgada a la marca básica, fecha que a su vez será respetada por todos los países designados.

Una vez que la OMPI haya comprobado a su vez quela nueva solicitud cumple con ciertos requisitos, remitirá la marca a todas las partes contratantes designadas. A partir de esa fecha se abre un plazo que oscila entre los 12 y 18 meses, según los casos, para que las administraciones registrales de las partes contratantes designadas puedan formular objeciones a la concesión de la misma en sus respectivos territorios. Si tal fuere el caso se abrirá un proceso contradictorio que determinará la concesión o denegación de esa Marca Internacional en el país o territorio correspondiente. Una decisión adversa puede ser recurrida, pero con arreglo a lo dispuesto por la legislación nacional del país o territorio en cuestión.

¿La Marca Internacional es una Marca Unitaria?

Hay que dar una respuesta ambivalente: sí y no. Lo explicamos:

Sí, en el sentido de que la OMPI asigna un número y una fecha de Registro Internacional y expide un Certificado de Inscripción como la marca hubiera sido solicitada como una marca nacional. Sin embargo, ello no impide que los registros nacionales expidan sus propios Certificados de Registro. También la duración de la Marca Internacional es la misma (diez años desde su solicitud) con respecto a todas las partes contratantes designadas, si bien algunos países imponen el cumplimiento de ciertas formalidades para su mantenimiento en vigor.

Tiene una pequeña sumisión, como es el hecho de que debe fundamentarse en una marca base, al menos depositada en el país / territorio de origen y además, la subsiguiente Marca Internacional queda vinculada durante cinco años a contar desde la fecha de registro de la Marca Internacional a la suerte que pudiera correr la citada marca base. Si dentro de ese plazo, la marca base se cancela o no llegara a concederse, la Marca Internacional será cancelada.

Si ello llegara a suceder, cabe la posibilidad de reconvertir la Marca Internacional y mediante el pago de ciertas tasas, en marcas nacionales país a país en aquellos que sigan resultando de interés, mediante el pago de nuevas tasas. En todo caso, tanto la fecha de solicitud inicial de la Marca Internacional como la de prioridad, de haberse reivindicado, serán respetadas.

Transcurrido dicho plazo se desvinculan la una de la otra.

Por otro lado, al no ser una marca unitaria, ésta debe usarse en todas las partes contratantes designadas y en unos plazos determinados, ya que en caso contrario podría ser cancelada total o parcialmente por no uso en algunos países, independientemente de que se use en otros.

La tramitación de una marca, desde su solicitud a su concesión, puede variar de un país a otro, dado que cada país tiene sus propios requisitos, su legislación específica, etc.

En España, una tramitación normal, sin obstáculos ni oposiciones de terceros, puede durar de 5 a 6 meses y varios más, si los tuviera.

Se publica en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI) a efectos de información pública para posibles oposiciones por terceros que puedan alegar mejores derechos.

Si éstas no se producen, ni tampoco objeciones de oficio, o si son superadas en su caso, la OEPM acuerda su concesión y publica la misma en el BOPI.

Marca de la Unión Europea

Prácticamente las mismas que una marca española, si bien también existen diferencias. Una de las diferencias fundamentales consiste en el ámbito territorial en el que queda inscrita, al ser válida para todo el territorio de la Unión Europea, integrada actualmente por 28 países (las consecuencias del BREXIT siguen siendo objeto de debate).

El titular de una Marca de la Unión Europea (antes Marca Comunitaria) no puede restringir o eliminar el registro de la misma en país alguno, al tratase de un registro unitario, llevado a cabo mediante una única solicitud y un único procedimiento de registro que se desarrolla ante la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea, EUIPO por sus siglas en inglés, con sede en Alicante.

Al tratarse de un título de propiedad único, no puede transferirse parcialmente, es decir, sólo para ciertos para países de la Unión Europea. No obstante, sí que se puede transferir por regla general una parte de los productos o servicios de la Marca de la Unión Europea a un tercero, pero siempre para todo el territorio de la Unión Europea.

En cambio, sí es posible que el titular de la Marca de la Unión Europea conceda licencias de uso parciales de dicha marca para uno o varios países de la Unión Europea y para todos o parte de los productos o servicios reivindicados por la marca.

Se simplifican mucho los trámites de registro y se abaratan los costes respecto de lo que supone solicitar la misma marca país por país ante los respectivos registros nacionales.

Únicamente aquel derivado de poder sufrir oposición de un tercero y ser denegada en base a otra Marca de la Unión Europea anterior o en base a cualquier marca nacional o internacional anterior que esté vigente ante el registro nacional de un país comunitario. Por ejemplo, una marca nacional o internacional registrada sólo en Francia, podría impedir la concesión de una Marca de la Unión Europea, si ambas resultan incompatibles y media oposición de su titular.

También el abanico de objeciones que de oficio y por motivos absolutos puede alegar un examinador de la EUIPO es más amplio. Así, una Marca de la Unión Europea que fuera genérica, por ejemplo en Grecia, sería denegada para toda la Unión Europea.

En estos casos cabe la transformación de la Marca de la Unión Europea en marcas nacionales mediante el pago de ciertas tasas y con respecto a aquellos países en que no sean origen de la oposición o fueren causa de su denegación por una objeción de oficio y todo ello, conservando la fecha de solicitud o prioridad inicial. En tal caso, se tramitará como marcas nacionales independientes entre sí, de acuerdo con la legislación interna de cada país.

¿Cómo Elegir la Vía Correcta para Proteger tu Marca?

Fuera de nuestras fronteras, hay tres maneras de proteger una marca, a saber:

• Marca Nacional: país a país, lo cual supone tener que cumplir con las formalidades que exige cada uno de ellos. Ello implica en ciertas ocasiones tener que cumplir con ciertas formalidades más o menos complejas, como por ejemplo, la legalización de documentos. Administrativamente también exige una tramitación en expedientes separados y normalmente resulta más costosa que otras vías, cuando a ellas se puede acudir.
• Marca Internacional: mediante su depósito ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), con sede en Ginebra. Este sistema requiere que la marca en cuestión haya sido al menos depositada en el país de origen. Es lo que se conoce como la "marca base". Para el caso de los solicitantes con residencia en nuestro territorio, la marca base habrá de depositarse previamente ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) u Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), siendo además necesario que la marca en cuestión se conceda y permanezca vigente durante al menos 5 años a contar desde la fecha de solicitud de la Marca Internacional, plazo durante el cual la Marca Internacional estará vinculada a la vigencia de aquélla. Mediante esta vía podremos designar aquellos países de entre los casi cien que integran este sistema, incluyendo la organización supranacional OAPI y a los cuales nos interese extender la marca, mediante el pago de una tasa fija y otras que variarán en función del número de clases y territorios designados.
• Marcas supranacionales: Acudiendo al depósito de la marca ante un organismo supranacional que comprenda varios países. No son excluyentes, sino complementarias. Por ejemplo, y con respecto a cualquier país miembro de la Unión Europea se puede optar por cualquiera de las tres vías. Otros, como por ejemplo Japón o EEUU, admiten tanto la vía de la marca nacional directa como la vía de la Marca Internacional. En cambio para registrar una marca en países sudamericanos, a excepción de Colombia y México, los cuales ya forman parte del sistema de la Marca Internacional, hoy por hoy solo es posible utilizar la primera vía, es decir, la solicitud de una marca nacional directa.

No obstante y dadas las implicaciones tanto desde un punto de vista de formalidades a cumplir, requisitos legales y costos que conllevan cada una de estas tres vías, ello requiere de un estudio previo para finalmente elegir aquella opción que mejor se ajuste a las necesidades del cliente.

¿Qué hacer ante una Infracción de tus Derechos?

Si consideras que se han infringido tus derechos de propiedad industrial y quieres interponer una demanda ante el Juzgado que corresponda y es conveniente que te asesores por un abogado especialista, tanto en tu país, como en los países vecinos.

Además, antes de iniciar acciones judiciales, puedes solicitar mediación o arbitraje.

Conoce a Gestinnova

Gestinnova es una oficina de Marcas y patentes que opera a nivel internacional. Ofrece asesoramiento jurídico y técnico en propiedad industrial e intelectual, marcas, patentes, modelos de utilidad diseños, la tramitación de su registro, la vigilancia y defensa jurídica en caso de infracciones.

Disponemos de una amplia experiencia en el ámbito de la propiedad industrial e intelectual para analizar con Vdes. las mejores estrategias de protección de sus bienes inmateriales como son las marcas,, las patentes, los diseños e incluso los secretos industriales.

Les atenderemos y resolveremos sus dudas desde nuestras oficinas en Canarias y en Gipuzkoa.

Juan Kriete Eceiza
Consultor en Propiedad Industrial e Intelectual

En el inicio de mi carrera profesional, he trabajado durante años en el sector del comercio exterior, como responsable de exportación y director de compras/importación, para empresas industriales como Egon Keller GmbH, Jackstädt GmbH, Sprecher Energie, SL, y Duplico, SA. Posteriormente unos años como consultor autónomo en comercio exterior. Al mudarme a vivir a Canarias, concretamente a Tenerife, comencé mi labor como asesor comercial de Propi, SL, una agencia de patentes y marcas.